Obowiązek oznaczania wyrobów znakiem towarowym lub firmą licencjodawcy w licencjach patentowych i know-how
Wprowadzenie
Klauzula nakładająca na licencjobiorcę obowiązek określonego oznaczenia produktów licencyjnych w licencjach patentowych lub know-how nie jest wprost przewidziana w ustawie z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako p.w.p.)1. Nie zmienia to faktu, że jest ona dostrzegana przez doktrynę i używana dość często w praktyce obrotu2. Umieszczenie klauzuli nakładającej obowiązek określonego oznakowania produktów w licencji patentowej lub know-how może wywierać znaczący wpływ na sytuację prawną stron umowy. To, a także możliwość zaistnienia antykonkurencyjnych (niedozwolonych) postaci tej klauzuli skłania do bliższej analizy zjawiska.
Treść klauzuli
Licencjobiorca może być uprawniony lub zobowiązany do tego, aby produkt licencyjny był oznaczony znakiem towarowym lub firmą licencjodawcy. Treść takiego obowiązku może również polegać na umieszczaniu na towarach (oczywiście również opakowaniu, etykiecie lub instrukcji) informacji umożliwiającej identyfikację licencjonowanego prawa własności przemysłowej3. Przybrać to może postać np. napisu: „produkt wykonano wg licencji xyz...”, wskazującego na licencjodawcę lub na licencjonowane prawo własności przemysłowej4. Widać zatem, że obowiązek ten może dotykać kilku przedmiotów, które są poddane różnym reżimom prawnym. Po pierwsze, może mieć miejsce upoważnienie do używania zarejestrowanego znaku towarowego. Po drugie, może dojść do udzielenia tzw. licencji firmowej. Po trzecie, może zaistnieć obowiązek wskazywania poprzez sposób oznakowania towaru na dobro własności przemysłowej, które jest przedmiotem licencji patentowej lub know-how.
Wyczerpująca analiza problematyki umów licencyjnych na używanie znaku towarowego przekracza ramy niniejszego opracowania. W związku z tym przedmiotem rozważań uczyniono tylko te aspekty, które mają wpływ na ocenę ważności licencji patentowych i know-how5. Klauzula zawierająca upoważnienie do używania zarejestrowanego znaku towarowego w praktyce jest często elementem licencji patentowych i know-how6. Udzielenie licencji może przy tym być zarówno świadczeniem ubocznym, jak i równorzędnym wobec świadczenia jakim jest transfer technologii. Zdarzyć się również może sytuacja, w której upoważnienie do używania znaku towarowego będzie miało charakter główny, przeważający wobec świadczenia związanego z transferem technologii np. licencją know-how7. Ocena prawna licencji na używanie znaku towarowego zależy więc od wagi postanowień upoważniających do korzystania z wynalazku lub know-how.
Upoważnienie do używania znaku towarowego rodzi nie tylko możność postępowania po stronie licencjobiorcy, ale również obowiązek. Używanie znaku towarowego uznaje się bowiem za podstawowy obowiązek licencjobiorcy. Jego źródłem jest okoliczność, że posługiwanie się znakiem towarowym przez licencjobiorcę uznawane jest za jego używanie przez samego licencjodawcę. Ma to znaczenie, gdyż istnieje ciążący na podmiocie uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy obowiązek używania znaku pod rygorem wygaśnięcia prawa do niego przysługującego. Zgodnie z art. 154 p.w.p. używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. Licencjobiorca może zatem używać znaku towarowego, ale tylko w granicach udzielonego upoważnienia. Może ono wyznaczać terytorium, zakres uprawnień, kategorie towarów lub ich liczbę8. Do umowy upoważniającej do używania znaku towarowego stosuje się odpowiednio zgodnie z art. 163 ust. 1 p.w.p. przepisy art. 76 oraz 78 i 79 p.w.p., odnoszące się do licencji patentowych. Wynika z nich m.in. to, że w sytuacji braku stosownych postanowień umownych licencje poczytuje się za pełną i niewyłączną. Dopuszcza się jednocześnie istnienie licencji wyłącznych i ograniczonych.
Zakres upoważnienia w licencji na używanie znaku towarowego jest z reguły zsynchronizowany z rodzajem licencji patentowej lub know-how, której to upoważnienie jest elementem. Nie znaczy to, że np. wyłącznej licencji patentowej lub know-how ma towarzyszyć wyłączna licencja na korzystanie ze znaku towarowego. Choć ograniczenie terytorialne możliwości gospodarczego korzystania z wynalazku powinno znajdować odzwierciedlenie w zakresie upoważnienia na używanie znaku towarowego. W przeciwnym razie należałoby odrębnie rozpatrywać licencję patentową i odrębnie licencję na używanie znaku towarowego. Brak umownych ograniczeń przesądza o tym, że zakres używania znaku towarowego przez licencjata jest taki sam jak licencjodawcy. W tym sensie można mówić o istnieniu licencji pełnej.
Zgodnie z art. 163 ust. 3 p.w.p., licencjobiorca może wskazać, a na żądanie licencjodawcy jest zobowiązany do wskazania, że używa znaku towarowego na podstawie umowy licencyjnej przez umieszczenie w sąsiedztwie znaku oznaczenia „lic.”9.
Jak już wskazano, przedmiotem omawianej klauzuli może być upoważnienie do posługiwania się firmą licencjodawcy. A więc w związku z udzieleniem licencji patentowej lub know-how może dojść do udzielenia tzw. licencji firmowej. Zgodnie bowiem z art. 439 § 2 k.c. przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. Przedmiotem umowy jest tu zatem nie prawo ochronne na znak towarowy a firma będąca dobrem osobistym przedsiębiorcy – licencjodawcy10. W praktyce firma umieszczona na towarze często pełni rolę znaku towarowego. Mimo to trzeba zwrócić uwagę na fundamentalne różnice między nimi. Znak towarowy zgodnie z art. 120 p.w.p. służy do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Natomiast firma służy do indywidualizacji przedsiębiorcy w obrocie. Inny jest również charakter tych bezwzględnych praw podmiotowych. O ile znak towarowy nie jest dobrem osobistym11, o tyle firma dobrem osobistym jest. Znak towarowy jest bez wątpienia prawem majątkowym. Świadczy o tym treść art. 162 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu, co więcej jest ono zgodnie z art. 551 k.c. składnikiem przedsiębiorstwa. Natomiast co do majątkowego charakteru prawa do firmy trwa dyskusja. Jednak w doktrynie prawa cywilnego wyraźnie zarysowuje się tendencja do dopuszczalności komercjalizacji dóbr osobistych12. Co za tym idzie zyskuje przewagę pogląd o tym, że dobro osobiste nie zawsze jest prawem o charakterze niemajątkowym. W prawie do firmy zdają się wyraźnie występować elementy majątkowe13.
Wreszcie po trzecie licencja patentowa lub know-how może zawierać klauzulę zobowiązującą licencjata do umieszczania na towarach licencyjnych informacji na temat dobra własności przemysłowej, jakie zostało wykorzystane przy jego produkcji. Najczęściej będzie to wskazanie na rodzaj i numer prawa wyłącznego (patentu) lub ogólne wskazanie na know-how np. poprzez napis „oryginalna receptura xyz...”. Ma to swoje uzasadnienie w art. 73 p.w.p. W myśl tego przepisu, uprawniony z patentu może wskazać, w szczególności przez stosowne oznaczenia na towarach, że jego wynalazek korzysta z ochrony.
Wpływ klauzuli na sytuację prawną stron
Na szczególną uwagę zasługuje wpływ omawianej klauzuli na całokształt relacji stron umowy licencyjnej. Chodzi tu przede wszystkim o to, że klauzula zawierająca nakaz określonego oznaczania produktów licencyjnych może i zazwyczaj jest źródłem i uzasadnieniem dla dodatkowych uprawnień licencjodawcy wobec działalności licencjobiorcy. Przede wszystkim jest to obowiązek zapewnienia odpowiedniej jakości towarów licencyjnych14.
W sytuacji, gdy towary licencyjne będą opatrywane znakiem towarowym, znakiem firmowym lub innymi oznaczeniami wskazującymi na licencjodawcę lub jego prawo własności przemysłowej, w grę wchodzi ochrona jego dobrego imienia (sławy – tzw. goodwill). Wartością chronioną jest również dobro klienteli przyzwyczajonej do określonych cech posiadanych przez towary produkowane przez licencjodawcę. Nieprawidłowe używanie oznaczeń wskazujących na licencjodawcę tudzież jego przedsiębiorstwo może prowadzić do konfuzji wśród klientów, rozcieńczania renomy znaku towarowego, obniżenia jego wartości. Zakłócona może być także funkcja gwarancyjna znaku towarowego, przejawiająca się w zapewnianiu o stałym poziomie cech towaru, których kupujący ma prawo oczekiwać15. Na realizację tej funkcji wpływ może mieć zachowanie licencjobiorcy. Do czynników mających tu znaczenie należy zaliczyć m.in.: poziom techniczny przedsiębiorstwa, kreatywność i aktywność samego przedsiębiorcy, jego dbałość o jakość towaru i utrzymywanie jej odpowiedniego poziomu16. Używanie firmy licencjodawcy wiąże się z wejściem przez licencjata w sferę ogółu wrażeń pozytywnych, jakie z danym przedsiębiorcą kojarzą pozostali uczestnicy obrotu tj. renomę17.
Wobec powyższego można uznać za uzasadnione narzucenie licencjobiorcy konieczności utrzymania określonego standardu jakości towarów licencyjnych18. W tym celu umowa powinna, jak się wydaję, z góry określać minimalne standardy jakości towaru licencyjnego. W szczególności poprzez określenie cech surowców i innych komponentów używanych do produkcji, warunków technicznych stosowania wynalazku lub know-how, wymagań co do środków energetycznych (światło, siła, gaz, woda, para, sprężone powietrze itp.), sposobu postępowania w odniesieniu do zanieczyszczeń i odpadów19.
W celu realizacji nałożonego obowiązku licencjodawcy powinno przysługiwać prawo kontroli jakości i ilości oraz prawo wypowiedzenia umowy z powodu nieprzestrzegania tego obowiązku. Problemem może być przy tym to, czy licencjodawca będzie mógł z tego tytułu wypowiedzieć jedynie prawo posługiwania się znakiem towarowym tudzież innymi oznaczeniami wskazującymi na niego lub prawo własności przemysłowej, czy też będzie mógł pozbawić licencjobiorcę możliwości korzystania z opatentowanego wynalazku lub know-how. Wydaję się, że im większa rola licencji na używanie znaku towarowego w umowie o transferze technologii, tym bardziej uzasadnione może być wypowiedzenie całego kontraktu w sytuacji niedotrzymywania przez licencjata wyznaczonych standardów jakości20.
Warunki przeprowadzania technicznej kontroli jakości m.in. co do czasu, miejsca i sposobu, winna określać umowa. Z reguły, aby ułatwić przeprowadzanie kontroli wprowadza się dodatkowo obowiązek prowadzenia odpowiedniej rejestracji produktów licencyjnych. Może to mieć również znaczenie dla obliczeń związanych z wysokością opłat licencyjnych. Przy okazji upoważnienia do posługiwania się znakiem towarowym lub firmą licencjodawcy tudzież wskazaniem na jego dobro własności przemysłowej, umowa może nakładać na licencjata także obowiązek reklamy21.
Antykonkurencyjne (niedopuszczalne) postacie klauzuli
Prawo polskie
W związku z obowiązkiem określonego oznakowania towarów licencyjnych może dojść do naruszenia reguł konkurencji. Chodzi w szczególności o zakaz porozumień antykonkurencyjnych wyrażony w art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W myśl tego przepisu: „Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym (...)”22.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w § 4 ust. 1 pkt 6 wyłącza na gruncie prawa polskiego spod zakazu porozumień antykonkurencyjnych te licencje, które zawierają postanowienia, nakładające na licencjobiorcę obowiązek oznaczania towarów objętych licencją znakiem towarowym, innym znakiem odróżniającym lub nazwą licencjodawcy w okresie obowiązywania porozumienia, pod warunkiem że nie zakazują umieszczania informacji, iż licencjobiorca jest producentem towarów objętych licencją. Niedopuszczalne jest w świetle przytoczonego przepisu zakazywanie licencjatowi umieszczanie na produktach licencyjnych oznaczeń wskazujących na niego jako producenta. Chodzi tu przede wszystkim o firmę wytwórcy. Taka restrykcja prowadziłaby do naruszenia podstawowego obowiązku przedsiębiorcy zawartego w art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w myśl którego przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium RP jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim zawierających: 1) firmę przedsiębiorcy i jego adres; 2) nazwę towaru; 3) inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów23. Uniemożliwiałoby to również licencjatowi zdobywanie renomy dla własnej firmy.
W myśl § 4 ust. 2 pkt 13 cytowanego wyżej Rozporządzenia RM z 2002 r. wyłączenie stosuje się również do porozumień zawierających postanowienia, które nakładają na licencjobiorcę obowiązek umieszczania na towarach objętych licencją informacji dotyczącej firmy licencjodawcy lub informacji umożliwiającej identyfikację licencjonowanego prawa własności przemysłowej. Przepis ten wydaje się niepotrzebnie po raz drugi przesądza o dopuszczalności obowiązku posługiwania się oznaczeniem wskazującym na firmę licencjodawcy, novum jest natomiast uznanie legalności obowiązku umieszczania na produktach licencyjnych informacji umożliwiającej identyfikację licencjonowanego prawa własności przemysłowej.
Według § 4 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia z 2002 r. zwolnienie obejmuje klauzule, które nakładają na licencjobiorcę, w związku z wytwarzaniem towarów objętych licencją, obowiązki: a) zachowania minimalnych standardów jakościowych, w tym standardów technicznych lub; b) nabywania towarów lub usług jedynie od licencjodawcy lub dostawców wskazanych przez licencjodawcę oraz c) umożliwienia przeprowadzania przez licencjodawcę związanych z tym kontroli – pod warunkiem że jest to konieczne do właściwego technicznie wykorzystania licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej lub do zachowania minimalnych standardów jakościowych stosowanych przez licencjodawcę lub innych licencjobiorców. Jak już wcześniej wykazano z używaniem znaku towarowego lub firmy licencjodawcy, względnie oznaczenia wskazującego na jego dobro własności przemysłowej wiązać się może obowiązek utrzymywania należytej jakości produktów objętych umową. W świetle powyższego przepisu prawodawca czyni dopuszczalnym nałożenie na licencjata obowiązku zachowania minimalnych standardów jakościowych, w tym standardów technicznych. Wskazuje przy tym na dwa warunki legalności takiej klauzuli. Są to po pierwsze, niezbędność takiej klauzuli do właściwego technicznie wykorzystania licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej, po drugie do zachowania minimalnych standardów jakościowych stosowanych przez licencjodawcę lub innych licencjobiorców. Oba te warunki nie muszą zostać spełnione łącznie, gdyż użyte słowo „lub” wskazuje na alternatywę. Brzmienie drugiego warunku wydaje się być na pierwszy rzut oka nonsensowne. Wynika zeń bowiem, że zobowiązanie do zachowania minimalnych standardów jakościowych jest uzależnione od jego niezbędności dla zachowania minimalnych standardów jakościowych24. Nie zważając jednak na te niezręczności językowe wskazać należy, że owe wymagane minimalne standardy mają być już stosowane przez licencjodawcę lub innych licencjobiorców. Innymi słowy, kierując się regułami wykładni językowej, licencjodawca nie może wymagać standardu jakości wyższego od tego, który sam względnie jego licencjat zachowuje. Wydaje się to ze wszech miar słuszne, szkopuł jednak w tym, że licencjodawca może nie prowadzić działalności produkcyjnej w tym zakresie i jednocześnie nie udzielać innych licencji. Wydaje się wówczas niezbędne określenie minimalnych standardów jakości w umowie licencyjnej. Podobnie rzecz ma się w przypadku dopuszczalności kontroli działalności licencjodawcy.
Treść cytowanego przepisu dopuszcza nałożenie na licencjata obowiązku nabywania towarów lub usług jedynie od licencjodawcy lub dostawców wskazanych przez licencjodawcę. W konsekwencji uznano za legalne uzależnienie udzielenia licencji patentowej lub know-how od zaopatrywania się u licencjodawcy lub u wskazanych przezeń podmiotów. Prawodawca dopuszcza w tej mierze stosowanie transakcji wiązanych. Powinno to być jednak konieczne do właściwego technicznego wykorzystania licencjonowanych dóbr własności przemysłowej lub do zachowania minimalnych standardów jakościowych stosowanych przez licencjodawcę lub innych licencjobiorców. Określenie tego co należy uznawać za niezbędne w świetle wskazanych warunków, a co nie, zależy w znacznej części od analizy konkretnego stanu faktycznego. Praktyka dostarcza tu licznych przykładów stwierdzonych nadużyć25. Wskazany wyżej artykuł 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje w szczególności uzależniania zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia niemającego rzeczowego ani zwyczajowego zawiązku z przedmiotem umowy. Taki mechanizm transakcji wiązanej jest w oczach ustawodawcy polskiego i wspólnotowego typowy. Nie oznacza to wcale, że inne postacie transakcji wiązanych nie mogą zostać uznane za sprzeczne z art. 5 ustawy. Wyliczenie tam zamieszczone ma bowiem charakter enuncjacyjny.
Prawo wspólnotowe
W sposób zbliżony wyglądał wspólnotowy odpowiednik - Rozporządzenie 240/9626. W art. 2 ust. 1 nieobowiązującego już Rozporządzenia 240/96 uznano, iż na ogół nie stanowią ograniczenia konkurencji klauzule kreujące zobowiązanie licencjobiorcy do znakowania produktów objętych licencją wskazaniem nazwy licencjodawcy lub licencjonowanego patentu. Podobnie do regulacji rozporządzenia polskiego brzmi art. 2 ust. 1 pkt 5, który za dopuszczalne uznaje zobowiązanie licencjobiorcy do przestrzegania minimalnych specyfikacji jakościowych, łącznie ze specyfikacją techniczną, na licencjonowane produkty lub do nabywania towarów lub usług od licencjodawcy lub przedsiębiorstwa wskazanego przez licencjodawcę w takim zakresie, w jakim te specyfikacje jakościowe, produkty lub usługi niezbędne są dla: a) technicznie prawidłowego wykorzystania licencjonowanej technologii; lub b) zapewnienia, że produkty licencjobiorcy zgodne są z minimalnymi standardami jakościowymi stosowanymi przez licencjodawcę i innych licencjobiorców; oraz zezwolenia licencjodawcy na przeprowadzenie stosownych kontroli.
Z kolei obowiązujące Rozporządzenie 772/200427 również nie ujmuje klauzuli nakładającej obowiązek posługiwania się znakiem towarowym lub firmowym licencjodawcy jako klauzuli niedozwolonej. Można zatem stwierdzić, że w granicach zakreślonych rozporządzeniem jest ona zwolniona spod zakazu porozumień antykonkurencyjnych. Nowe podejście legislacyjne do omawianego zjawiska cechuje skupienie się ustawodawcy na regulacji klauzul zakazanych28. Reszta zaś postanowień umownych objęta jest zwolnieniem. Nowa regulacja jest zatem bardziej liberalna. Podkreślić należy, że ze zwolnienia mogą skorzystać porozumienia, w których łączny udział w rynku stron nie przekracza 20%, w sytuacji, gdy są to konkurenci oraz 30 %, ale każdej ze stron w sytuacji, gdy są to podmioty nie konkurujące ze sobą. Powyżej tych wartości należy oceniać postanowienia umowy w świetle art. 81 TWE i zawartych tam kryteriów zwalniających29.
Przegląd orzecznictwa
Przekroczenie granic swobody umów miało miejsce w ocenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luxemburgu w sprawie Windsurfing International Inc. v. Komisji30. Przedmiotem ustaleń sądu były umowy powoda występującego pod firmą Windsurfing International Inc., Torrance, California USA, z przedsiębiorcami z Niemiec: Ostermann, Shark, Akutec, SAN, Klepper, Marker. Były to licencje patentowe, w których obowiązek używania znaków towarowych i innych oznaczeń licencjodawcy stanowił świadczenie uboczne. Analizie poddano w szczególności klauzulę nakładającą na licencjobiorców zobowiązanie do umieszczania na produktach (deskach surfingowych) napisu „licencjonowane przez Hoyle Schweitzer” lub „licencjonowane przez Windsurfing International Inc.”. Jak również zobowiązanie licencjobiorców do umieszczania na wskazanych produktach znaków towarowych słownych „Windsurfer” i „Windsurfing” oraz znaku graficznego „logo” w postaci stylizowanej żaglówki.
W ocenie ETS, jeżeli zakres ochrony licencjonowanego prawa z patentu rozciąga się tylko na część składową całego urządzenia, to zobowiązanie licencjobiorcy do umieszczenia oznaczenia o licencji na kompletnym urządzeniu stanowi niedupuszczalne ograniczenie konkurencji31. Argumentem na rzecz tej tezy jest to, że klauzula nakazująca licencjobiorcy umieszczanie napisu „licencjonowane przez...” na całym produkcie (desce windsurfingowej z żaglem) wywołuje nieuzasadnione wrażenie, że cały produkt, a nie tak jak w rzeczywistości takielunek, jest przedmiotem ochrony patentowej. Tym samym, jak słusznie ocenia Trybunał, licencjobiorcy nie mają możliwości wykazania swojej technicznej niezależności w odniesieniu do produkowanych desek i nie mogą wzmocnić swojej renomy. Przez takie oznaczenie produktu licencjodawca wprowadza niepewność co do tego, czy deska jest przedmiotem ochrony patentowej, czy też nie.
Z negatywną oceną spotkała się również klauzula zobowiązująca licencjobiorcę do umieszczania na wskazanych produktach znaków towarowych słownych Windsurfer i „Windsurfing” oraz znaku graficznego „logo” w postaci stylizowanej żaglówki. Licencjodawca, zdaniem Trybunału, nie jest uprawniony do żądania od swoich licencjobiorców zaprzestania stosowania ich własnych znaków towarowych i zastąpienia ich licencyjnymi. Prowadziłoby to do nadmiernego ograniczenia ich swobody32.
Niezmiernie ważne dla określenia granic swobody umów w licencjach patentowych i know-how ma stwierdzenie ETS, iż kontrola jakości jest dopuszczalna tylko w zakresie opatentowanego produktu i przy zachowaniu obiektywnych, z góry ustalonych kryteriów.
Z powyższych wywodów wynika, iż prawo z patentu na wynalazek i wiążący się z nim monopol obejmujący jedynie część składową produktu nie może być rozszerzany na cały produkt. Takiemu nielegalnemu rozszerzaniu monopolu służyć może nakaz stosowania oznaczeń licencjodawcy. Będzie tak w szczególności wtedy, gdy dojdzie do nałożenia obowiązku posługiwania się oznaczeniami licencjodawcy co do całości produktu, w sytuacji, gdy prawo z patentu dotyczy jedynie jego elementu składowego. Za niedopuszczalne uznać należy również zakazywanie licencjobiorcy posługiwania się jego własnymi oznaczeniami towarów33.
Prawo kontroli jakości nie może być uzasadnieniem dla arbitralnych ingerencji w sferę wolności gospodarczej licencjobiorcy, a w szczególności swobody wyboru dostawców. Będzie tak, gdy zostanie dowiedzione, że określenie przez licencjodawcę dostawców nijak się ma do poprawy jakości licencjonowanych produktów. Jeszcze bardziej jaskrawym naruszeniem reguł konkurencji jest sytuacja, w której licencjodawca zastrzega sobie prawo wskazywania dostawców licencjata w stosunku do komponentów nieobjętych ochroną patentową i nie mających zastosowania w produkcji takowych. W omawianej sprawie Windsurfing chodziło o wskazywanie dostawców desek windsurfingowych w sytuacji, gdy patent obejmował jedynie takielunek.
Zobowiązanie licencjobiorcy do posługiwania się znakiem towarowym licencjodawcy lub innymi oznaczeniami wskazującymi na niego lub licencjonowane dobro własności przemysłowej w licencjach patentowych lub know-how może stanowić tzw. transakcję wiązaną34. Ciekawych przykładów dostarcza w tej mierze praktyka amerykańska.
W sprawie Suffu v. Carvel Corp., licencji know-how, obejmującej sekretną formułę lodów spożywczych, towarzyszyło zobowiązanie licencjatów do posługiwania się znakiem towarowym „Carvel”35. Wątpliwości sądu wzbudziły tutaj klauzule, które nakładały obowiązek zaopatrywania się licencjatów nie tylko w składniki do produkcji lodów, ale również inne produkty służące sprzedaży towarów licencyjnych. Mimo to orzeczenie przesądziło o dopuszczalności uzależnienia możliwości używania znaku towarowego od korzystania z know-how. Podobnie rzecz wyglądała w sprawie KFC Corp. v. MarionKay Co.36. Licencji know-how obejmującej tajemną mieszankę przypraw do przyrządzania kurczaków towarzyszyło nierozerwalnie upoważnienie do używania znaku towarowego „KFC”. Sąd amerykański poczynił w tej mierze spostrzeżenie, że znak towarowy „KFC” funkcjonujący w obrocie jako oznaczenie towarów spożywczych (produktów z drobiu) oraz sekretna formuła na mieszankę przypraw do przyrządzania kurczaków są ze sobą tak powiązane, że nikt rozsądny nie może kwestionować legalności takiego połączenia w jednym kontrakcie.
Podsumowanie
Nałożenie na licencjata obowiązku posługiwania się znakiem towarowym lub firmowym licencjodawcy zarówno na płaszczyźnie prawa wspólnotowego jak i polskiego jest uznawane z reguły za dopuszczalne. Klauzule te mogą jednak w swej restryktywności naruszyć zakazy porozumień antykonkurencyjnych. Instrumentem zwiększającym pewność prawa na tym odcinku są analizowane wcześniej akty zwalniające tj.: polskie Rozporządzenie z 2002 r. i wspólnotowe Rozporządzenie 772/2004.
Omawiana klauzula stanowić może uzasadnienie dla pewnych form tzw. transakcji wiązanych. Z uwagi bowiem na renomę oznaczeń licencjodawcy może on zobowiązać licencjata do nabywania towarów lub usług wyłącznie u licencjodawcy lub podmiotów przezeń wskazanych. W świetle regulacji polskich i wspólnotowych warunkiem legalności takiej klauzuli jest jej niezbędność do właściwego technicznie wykorzystania licencjonowanych technologii lub utrzymania minimum standardów jakościowych. W świetle przywołanego orzecznictwa stosowanie takich klauzul bywa często spotykane. Nierzadko też można kwestionować, czy rzeczywiście zaopatrywanie się wyłącznie u licencjodawcy lub podmioty przezeń wskazane jest konieczne dla celów wyżej wskazanych. Nieraz to komponenty wyprodukowane przez konkurentów licencjodawcy są wysokiej jakości i są kompatybilne z jego technologią. W takiej sytuacji istnienie klauzuli nakładającej ten obowiązek może stracić swoje ekonomiczne uzasadnienie, a co za tym idzie zostać uznane za nielegalne ograniczenie konkurencji.
W badaniu legalności konkretnych postaci klauzul restrykcyjnych należy ocenić ich uzasadnienie ekonomiczne37. Wskazać można na takie czynniki jak: pozycja rynkowa stron, pozycja rynkowa konkurentów oraz nabywców, bariery wejścia na rynek, dojrzałość rynku.
___________________________________________________
* Autor jest asystentem w Zakładzie Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1 Tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.
2 A. Kopff (w:), Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, pod red. S. Grzybowskiego i A. Kopffa, Warszawa 1978, s. 305, J. Szwaja, M. du Vall, Reguły konkurencji a licencje patentowe i know-how, Warszawa 1996, s. 38.
3 Por. § 4 ust. 1 pkt 6 oraz § 4 ust. 2 pkt 13 Rozporządzenia RM z 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających kokurencję, Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1152.
4 Z. Ulatowski, Budowa umowy licencyjnej, Warszawa 1980, s. 15.
5 Szerzej: M. Kępiński, Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979, s. 122 i nast., U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 72 i nast., R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1990, s. 91 i n.
6 U. Promińska, op.cit., s. 72.
7 Por. decyzja Komisji w sprawie Moosehead/Whitbread, (w:) J. Szwaja, M. du Vall, op.cit., s. 316.
8 U. Promińska, op.cit., s. 76.
9 U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, pod red. U. Promińskiej, Warszawa 2005, s. 261.
10 Por. M. Klapczyńska, Firma i jej ochrona, Warszawa 2004, s. 45, A. Kołodziej, Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji kodeksu cywilnego, KPP z 2004, s. 51, Z. Miczek, Jak upoważnić do korzystania z firmy, PUG z 2005, nr 9, s. 23, J. Sitko, Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego, PPH z 2003, nr 5, s. 24, M. Załucki, Upoważnienie do korzystania z firmy de lege lata i de lege ferenda, PUG z 2005, nr 6, s. 2, treść referatu G. Żmija, Licencja firmowa, II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Europeizacja Prawa Prywatnego, Katowice – Wisła 28-30 września 2006 r. (materiały pokonferencyjne w druku).
11 Znak towarowy ma jednak pewne elementy osobiste. Por. szerzej: U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, op.cit., s. 204 oraz orzeczenie SN z 1988r., II CR 143/88, OSP z 1990, nr 6, poz. 57.
12 Zjawisko to określa się mianem tzw. patrymonializacji dóbr osobistych. Por. szerzej: Z. Radwański, Prawo cywilne. Zagadnienia ogólne..., wyd. cyt., s. 152 oraz literaturę powołaną w przypisie 10. Zob. także: A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 170 i n., S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s. 111.
13 A. Kołodziej, op.cit., s. 51.
14 U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych..., op.cit., s. 74.
15 U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, op.cit., s. 201.
16 Tamże, s. 201, oraz tejże: Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie, Łódź 1994, s. 131 i n., R. Skubisz, Funkcja znaku towarowego (w:), Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163 i n., J. Koczanowski, Funkcje i ochrona znaków towarowych, ZNUJ z 1976, z. 8, s. 49 i n., J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 371.
17 M. Klapczyńska, op.cit., s. 45 oraz U. Promińska, Znak towarowy powszechnie znany i jego ochrona (w:), Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997, s. 222 i n., tejże: Uzasadnienie rozszerzenia ochrony prawnej znaków renomowanych, Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej, 1993, nr 7.
18 U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych..., op.cit., s. 76.
19 Z. Ulatowski, Budowa umowy licencyjnej..., op.cit., s. 13.
20 W. J. Katner, Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów w obrocie gospodarczym, (w:) Prawo umów w obrociegospodarczym, Warszawa 1999, s. 250 i n.
21 Może to mieć formę zobowiązania do przeznaczania określonej kwoty na reklamy w prasie, radiu, telewizji. Z. Ulatowski, Budowa umowy licencyjnej..., op.cit., s. 13.
22 Por. szerzej: E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, s. 65 i n., S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa 1996, s. 106 i n. Na płaszczyźnie wspólnotowej podobne brzmienie zawiera art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
23 W. J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003, s. 77 i n., C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2006, s. 103.
24 B. Sołtys, Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Kraków 2003, s. 76 i n.
25 Zob. R. Choate, Cases and materials on patent law also including trade secrets, copyrights, trademarks, St. Paul, Minnesota 1973, s. 793 i n. oraz sprawy Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 63 S.Ct. 402, 86 L.Ed. 363, International Business Machines Corp. v. United States, 298 U.S. 131, 56 S.Ct. 701, 80 L.Ed. 1085, Kolene Corp. v. Motor City Metal – Treating Inc., 440 F.2d 77, 169 USPQ 77 (6th Cir. 1971).
26 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/96 z 31 stycznia 1996 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 TWE do niektórych kategorii porozumień o transferze technologii (OJ L 031 z 9 lutego 1996 r., p. 2-13).
27 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 TWE do niektórych kategorii porozumień o transferze technologii (OJ L 123 z 27.04.2004, p. 11-17) oraz Commission Notice. Guidelines on the aplication of article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (Dz. Urz. UE C 101/02 z 27 kwietnia 2004 r., s. 28).
28 M. Salamonowicz, Zakaz konkurencji w licencjach patentowych i know-how w prawie polskim na tle regulacji wspólnotowej, PPH z 2006, nr 11, s. 44 oraz powołaną tam literaturę.
29 A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2005, s. 467 i n., I. Zużewicz (w:), Konkurencja, pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2004, s. 168 i n.
30 Sprawa nr 193/82, ECR z 1986, s. 611.
31 J. Szwaja, M. du Vall, Reguły konkurencji, op.cit., s. 193 por. także L. Giliciński, Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnot Europejskich, Warszawa 1997, s. 128.
32 J. Szwaja, M. du Vall, Reguły konkurencji, op.cit., s. 208.
33 Tak cytowany wcześniej § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia RM z 2002 r.
34 M. F. Jager, Trade secrets law, Deerfield, New York, Rochester 1993, s. 11-24.6 oraz R. Choate, Cases and materials on patent law also including trade secrets, copyrights, trademarks, St. Paul, Minnesota 1973, s. 787 i nast.
35 Sprawa Suffu v. Carvel Corp., 332 F.2d 505, 141 U.S.P.Q. 609 (2d Cir. 1964).
36 Sprawa KFC Corp. v. MarionKay Co., 620 F. Supp. 1160, 228 U.S.P.Q. 545 (S.D. Ind. 1985).
37 Por. szerzej: U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych, op.cit., s. 74 oraz powołaną tam literaturę.
|
Wersja do druku
Do góry strony
